Kdaj uporaba znamke v sestavljenem znaku pomeni neupravičeno uporabo znamke

Vrednost znamke pravilom raste z njeno dejansko uporabo in prepoznavnostjo. Določbe Zakona o industrijski lastnini (v nadaljevanju: Zakon) ponudniku določenega produkta (blaga ali storitev) omogočajo, da produkte, ki jih ponuja, označi z znakom, ki ga zaščiti in tako takšen znak postane znamka.  

Zaradi varstva, predvidenega v 47. členu Zakona, lahko imetnik znamke prepreči, da bi drugi ponudniki produkte, ki jih ponujajo, označevali z znakom, ki je enak že registrirani znamki.  

Imetnik znamke je upravičen do varstva, če:

- je znak, ki ga uporablja drug ponudnik, enak ali podoben njegovi znamki, ter

- gre za enake ali podobne produkte,
- hkrati pa v javnosti obstaja nevarnost zmede, ki ima za posledico, da povprečni potrošnik zaradi podobnosti znaka in znamke povezuje produkte imetnika znamke in produkte uporabnika znaka. 

Če je drugi pogoj (enakost/podobnost blaga/storitev) jasen, prvi pogoj še dokaj lahko dokazljiv (enakost/podobnost znaka in znamke) pa se v primeru sodnega spora med imetnikom znamke in uporabnikom znaka pojavi vprašanje, kdaj je ustvarjena »zmeda v javnosti, ki povzroča povezovanje med znamko in znakom«. 

Problem je še večji v primeru t.i. »sestavljenih znakov«. Gre za znak, ki je sestavljen iz več delov, eden od teh delov pa je znamka (na primer »Smuči Mercedes«). Postavi se vprašanje, kdaj uporaba znamke v sestavljenem znaku pomeni poseg v pravice imetnika znamke – kdaj uporabnik sestavljenega znaka »Smuči Mercedes« poseže v pravice imetnika znamke »Mercedes«. 

V tujih sodnih praksah se je sprva pri presoji, ali uporaba znamke v sestavljenem znaku pomeni poseg v pravice imetnika znamke, uporabljala t.i. »Prangetheorie« - teorija ustvarjenega vtisa. Potrošniki namreč smatrajo sestavljen znak kot celoto. Kljub temu, da je sestavljen iz znamke, imetnik katere je tretja oseba in znaka, ki ga je znamki dodal uporabnik sestavljenega znaka, na podlagi »Prangetheorie« ne gre za poseg v pravice imetnika znamke, dokler znamka, uporabljena v skupnem znaku, ne prevlada nad ostalimi znaki, uporabljenimi v skupnem znaku. Do posega tako pride v primeru, ko bi potrošniki produkt, označen s skupnim znakom, povezovali s produktom, označenim z znamko, ki je del skupnega znaka.  

Vendar pa se s sodno prakso tudi zgoraj navedena teorija delno spreminja. Ker se je kasneje pokazalo, da bi takšen pristop pripeljal do tega, da bi uporabniki skupnih znakov neupravičeno posegali v pravice imetnikov znamke, danes sodna praksa, zlasti Sodišče Evropskih skupnosti, stoji na stališču, da poseg v znamko predstavlja tudi uporaba znamke v skupnem znaku, kljub temu, da znamka v sestavljenem znaku ne prevladuje, dokler znamka v skupnem znaku ohrani avtonomni značaj. Možnosti neupravičenega izkoriščanja znamk preko skupnih znakov so tako izključene. Sodišče Evropskih skupnosti je to stališče natančno izoblikovalo v sodbi Medion AG vs. Thomson (»Thomson life« - opr. št. C 120/04).  

 

Glede na navedeno priporočamo, da se pred registracijo znaka oz. že ob njegovem kreiranju natančno vpogleda v relevantne podatkovne zbirke znamk in na ta način izključi možnost, da bi izbrani znak posegal v pravico drugega imetnika že registrirane znamke.  

PRAVNI VIR:
Zakon o industrijski lastnini (UL RS 102/2004)
Sodba sodišča Evropskih Skupnosti C 120/04

Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989)